Brandstock Legal, vertegenwoordigd door haar advocaten Alessia Parassina en Arianna Giovannardi, behaalde opnieuw een opmerkelijke overwinning bij het Gerecht voor het modemerk Diesel . Hiermee vernietigde het merk een beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en wist het merk haar beroemde (afbeeldingen invoegen) merken veilig te stellen.
Het vonnis in de zaak (T-615/18) werd uitgesproken op 28 mei. De rechtbank oordeelde dat Diesel gebruik van haar merken voor schoenen en spijkerbroeken voor heren en dames had bewezen. Advertenties in bekende tijdschriften, waaronder die met prijsinformatie, waren volgens de rechtbank voldoende om aan te tonen dat de merken ten tijde van het incident in gebruik waren.
Het geschil begon in 2013, toen Diesel oppositie aantekende tegen een merk dat was ingediend door Sprinter Megacentros del Deporte, voor een gestileerde D (afbeelding invoegen) in de Nice-klassen 18 en 25.
Diesel beriep zich op zijn eerdere merken, die respectievelijk in 1999 in de Europese Unie en in 2005 als internationale aanduiding voor Europa in dezelfde klassen werden geregistreerd, en stelde dat er sprake was van verwarringsgevaar.
Aanvankelijk verwierp de oppositieafdeling van het EUIPO Diesels oppositie , en in hoger beroep stelde de Tweede Kamer van Beroep geen gevaar voor verwarring tussen de merken vast. Brandstock Legal verdedigde Diesel in het hoger beroep bij het Gerecht en won die eerste zaak, nadat het Hof had geoordeeld dat de merken conceptueel en visueel identiek waren.
In 2018 verwierp de Vijfde Kamer van Beroep de vordering van Diesel echter opnieuw. De Kamer oordeelde dat Diesel onvoldoende bewijs had geleverd van het gebruik van zijn oudere merken, waarop de oppositie was gebaseerd.
Brandstock Legal stond Diesel ook bij in dit meest recente hoger beroep bij het Gerecht. Tijdens een zeer interessante en lange discussie benadrukten Brandstocks advocaten dat er geen "de minimis"-regel bestaat bij het onderzoeken van bewijs van gebruik van een merk . Ze slaagden er ook in te benadrukken dat er een evident verband bestaat tussen de verschillende aangevoerde bewijsstukken: ongeveer 3.000 pagina's facturen, ongeveer 100 pagina's reclamemateriaal, en catalogi en facturen met een gemiddeld bedrag van ongeveer 200.000 euro.
Het Hof was het eens met de argumenten van Brandstock en stelde vast dat "het bestaan van foto's van schoenen in advertenties in zeer bekende tijdschriften die in verschillende lidstaten worden uitgegeven, waarop een teken staat dat het oudere merk nr. 583708 kan weergeven, de informatie bevestigt dat verzoekster in de Europese Unie waren verkoopt – in casu schoenen – onder dat teken. Deze advertenties bevestigen tevens de informatie dat verzoekster in de Europese Unie gedurende de relevante periode reclamebudgetten aan dat teken heeft besteed, voor zover het schoenen betreft."
Op dezelfde wijze oordeelde het Hof dat “reclames voor spijkerbroeken voor mannen en vrouwen waarop een teken leesbaar is dat het oudere merk nr. 583708 kan aanduiden, voldoende zijn om aan te tonen dat de aanvrager daadwerkelijk spijkerbroeken voor mannen en vrouwen onder dat teken heeft verkocht, in tegenstelling tot de bevindingen van de Kamer van Beroep.”
Deze zaak bevestigt dan ook dat bedrijven zich kunnen beroepen op gedrukte advertenties in tijdschriften als bewijs van gebruik van een merk , met name wanneer deze gepubliceerd zijn in bekende en wijdverspreide tijdschriften en ondersteund worden door bewijs van advertentie-uitgaven. Het is niet noodzakelijk dat de geadverteerde goederen daadwerkelijk op de EU-markt worden verkocht.
Brandstock is blij dat zij de jurisprudentie heeft kunnen helpen bij het standaardiseren van de toepassing van de criteria met betrekking tot de “de minimis”-regel en bij het onderzoek van reclamemateriaal als geldig bewijs voor gebruik van een merk.
Dichtbij
